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El caso Frisby: una advertencia sobre territorialidad y uso marcario
La información publicada por EL PAÍS acerca de que Frisby Colombia ha perdido el uso de sus marcas en España trasciende el conflicto concreto de una cadena de restauración. El asunto ilustra uno de los errores más costosos en propiedad industrial: asumir que la reputación construida en el país de origen protege automáticamente una marca cuando cruza fronteras.
Para una empresa colombiana, española o de cualquier otra nacionalidad, una marca no es un derecho universal. Es, por regla general, un derecho territorial , vinculado a los países o regiones en los que se ha solicitado, concedido, renovado y, de forma crucial, utilizado de manera adecuada. Que un signo sea ampliamente conocido en Colombia no implica que pueda emplearse libremente en España ni que permita desplazar a un titular con derechos anteriores en ese mercado.
El desenlace comunicado en torno a Frisby debe leerse, por tanto, como una lección práctica para franquicias, restaurantes, comercios electrónicos, fabricantes y profesionales que proyectan expandirse a Europa: la estrategia de marca debe llegar antes que la apertura del primer local, el lanzamiento de una web o la firma de un contrato de distribución.
Qué significa perder el uso de una marca
Perder el uso de una marca puede responder a distintas situaciones jurídicas. Sin prejuzgar los detalles de los procedimientos concretos, normalmente puede ocurrir porque un tercero posee un registro prioritario, porque se desestima una oposición o una solicitud, porque una marca ha sido anulada, porque no se renueva a tiempo o porque el titular no logra demostrar un uso efectivo cuando la normativa lo exige.
En España, los derechos de marca se obtienen principalmente mediante registro ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Si se busca cobertura en los 27 Estados miembros de la Unión Europea, existe además la marca de la Unión Europea, gestionada por la EUIPO. También es posible utilizar el Sistema de Madrid para extender una marca internacional a territorios designados. Pero cada vía requiere decisiones previas: qué signo se protegerá, para qué productos y servicios, en qué clases y en qué jurisdicciones.
El primero en registrar no siempre gana, pero parte con ventaja
La prioridad registral suele tener un peso decisivo. Una empresa que descubre que su nombre ya está protegido por un tercero en España puede encontrarse con obstáculos para registrar un signo idéntico o similar para servicios relacionados, por ejemplo, restauración, reparto de comida, alimentos preparados, bebidas, mercadotecnia o franquicias.
La evaluación no se limita a comparar dos palabras de forma aislada. Las autoridades y tribunales valoran el riesgo de confusión: similitud visual, fonética y conceptual entre los signos; relación entre productos y servicios; público al que se dirigen; canales de comercialización; y carácter distintivo de la marca anterior. En hostelería, donde la identidad se reproduce en fachadas, envases, menús, aplicaciones de reparto y perfiles sociales, el riesgo de que el consumidor atribuya ambos negocios al mismo origen empresarial puede ser especialmente relevante.
El uso efectivo también importa
Registrar no basta para siempre. Tras un periodo de tolerancia legal, una marca puede quedar expuesta a una acción de caducidad por falta de uso efectivo respecto de los productos o servicios para los que fue concedida. El uso debe ser real y comercialmente serio, no una utilización simbólica orientada únicamente a conservar el registro.
Para un restaurante o una franquicia, pueden ser útiles como evidencia facturas, contratos de franquicia o licencia, fotografías fechadas de establecimientos, cartas y pedidos, campañas publicitarias, capturas de una web con actividad comercial, documentos de plataformas de entrega y materiales de embalaje. Sin embargo, la prueba ha de mostrar uso del signo tal como está registrado —o con variaciones que no alteren su carácter distintivo— y dentro del territorio relevante.
Por qué este conflicto importa a franquicias y negocios de restauración
La expansión internacional de una marca de restauración no consiste solo en replicar una receta, una imagen gráfica o un modelo operativo. Requiere poder utilizar legalmente el nombre en rótulos, dominios, redes sociales, aplicaciones, packaging, uniformes, acuerdos con repartidores y documentación comercial.
Si el nombre no está disponible, el daño no se limita a cambiar un cartel. Puede implicar rediseñar toda la identidad, retrasar aperturas, renegociar contratos, retirar materiales, perder tráfico digital y afrontar reclamaciones por infracción. Para un franquiciado, además, la falta de disponibilidad del signo puede afectar directamente al valor de la inversión que realizó confiando en una enseña determinada.
El caso también recuerda que la notoriedad en un país puede ser insuficiente si no se acredita notoriedad o renombre en el territorio donde se plantea el litigio. Las marcas notorias pueden recibir una protección reforzada en ciertos supuestos, pero no es una solución automática ni sustituye una cartera registral ordenada. Afirmar que una marca es conocida exige evidencia: cuota de mercado, inversión publicitaria, alcance de medios, encuestas, ventas y reconocimiento entre el público pertinente en el ámbito geográfico correspondiente.
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Qué debe hacer una empresa antes de entrar en España
1. Realizar una búsqueda de disponibilidad profesional
Antes de invertir en locales, campañas o distribuidores, conviene buscar antecedentes no solo idénticos, sino similares. La revisión debe abarcar la base de datos de la OEPM, la EUIPO y, cuando proceda, registros internacionales con efecto en España. También es prudente analizar nombres comerciales, sociedades, dominios y uso previo no registrado que pudiera originar conflictos por competencia desleal o por derechos sobre denominaciones anteriores.
Una búsqueda automática es un primer filtro, no un dictamen jurídico. La similitud fonética, las clases registradas y la actividad concreta necesitan análisis especializado.
2. Definir correctamente las clases de Niza
La marca debe solicitarse para las actividades actuales y previsibles. Un negocio de pollo frito, por ejemplo, puede necesitar estudiar la clase 43 para servicios de restauración, pero también clases ligadas a alimentos, bebidas, publicidad, comercio minorista, programas de fidelización, software o entrega a domicilio según su modelo. Solicitar demasiadas clases sin intención real de uso eleva costes y puede generar vulnerabilidades futuras; solicitar muy pocas deja huecos críticos.
3. Presentar solicitudes antes de anunciar el lanzamiento
Una vez confirmada una estrategia razonable de disponibilidad, la solicitud debe presentarse con antelación. Publicar una expansión, registrar dominios o buscar franquiciados sin tener asegurado el signo puede alertar a terceros y complicar la negociación. La confidencialidad comercial no reemplaza al registro, pero coordinar ambos tiempos reduce la exposición.
4. Vigilar, renovar y documentar el uso
La cartera de marcas exige gestión continua. Es recomendable establecer alertas para detectar solicitudes parecidas, controlar plazos de oposición y renovación, y centralizar evidencias de uso por país y por clase. Las marcas se renuevan periódicamente, pero esa renovación no elimina el riesgo de caducidad si el titular no las utiliza de forma efectiva.
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Recomendaciones para franquiciados, distribuidores e inversores
Quien vaya a firmar una franquicia o una distribución internacional debe pedir más que una promesa de expansión. Conviene comprobar quién es titular de la marca en España o en la Unión Europea, qué clases cubren los registros, si existen oposiciones o litigios, y si el contrato prevé una salida clara en caso de que el uso del nombre quede impedido.
El contrato debería asignar expresamente quién asume los costes de rebranding, retirada de materiales, comunicación al cliente y posibles reclamaciones si aparece un conflicto marcario. También debe regular la licencia de marca, su territorio, duración, control de calidad y consecuencias tras la terminación. Una licencia mal documentada puede debilitar la posición comercial y probatoria de ambas partes.
Para los consumidores, estos litigios no determinan por sí solos la calidad ni el origen de los productos. Sí pueden provocar cambios de nombre, imagen, titularidad de locales o canales de venta. Por ello, cuando una enseña cambia de identidad, es razonable revisar la información corporativa, las condiciones de compra y la política de datos, especialmente en aplicaciones de pedidos y programas de fidelización.
La lección central: la marca debe ser parte del plan de expansión
El episodio de Frisby evidencia que propiedad industrial y expansión comercial no son departamentos separados. Una marca puede concentrar décadas de reputación, pero su valor económico depende de que el negocio pueda explotarla legalmente en cada mercado relevante. La reacción adecuada no es registrar de forma indiscriminada, sino diseñar una hoja de ruta territorial: búsqueda, solicitud, defensa, uso documentado, vigilancia y contratos coherentes.
Para empresas que aún no han salido de su mercado de origen, el mejor momento para revisar su cartera es ahora, antes de que un anuncio de internacionalización convierta una contingencia jurídica en una crisis operativa.
Preguntas frecuentes
¿Una marca registrada en Colombia protege automáticamente en España?
No. El registro colombiano produce efectos en Colombia. Para operar con seguridad en España hay que analizar y, normalmente, solicitar protección en España, en la Unión Europea o mediante una extensión internacional que incluya el territorio pertinente.
¿Puedo usar un nombre si no está registrado exactamente igual?
No necesariamente. Una marca similar puede bloquear el uso si existe riesgo de confusión por sonido, apariencia, significado o relación entre productos y servicios. La ausencia de coincidencia exacta no elimina el riesgo.
¿Qué ocurre si una marca registrada no se utiliza?
Tras el plazo legal aplicable, un tercero puede solicitar su caducidad por falta de uso efectivo para los productos o servicios afectados. El titular debe poder aportar pruebas comerciales auténticas y fechadas del uso en el territorio correspondiente.
¿Es mejor registrar una marca española o una marca de la Unión Europea?
Depende del plan de negocio. Si la actividad se limitará a España, un registro nacional puede ser suficiente. Si se prevé operar en varios países de la UE, una marca de la Unión Europea puede aportar cobertura más amplia, aunque también exige evaluar conflictos en el conjunto del territorio europeo.
Fuente: EL PAÍS — Thu, 23 Apr 2026 07:00:00 GMT
